ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ (Россия). «Рекламный совет» предлагает вниманию своих читателей обзор недавней судебной практики по вопросам интеллектуальной собственности, подготовленный экспертами компании Bryan Cave Leighton Paisner LLP (подробнее о компании см. здесь www.gblplaw.ru).

В обзоре собраны наиболее интересные дела, посвящённые различным аспектам охраны и защиты интеллектуальной собственности, которые могут оказать серьёзное влияние на развитие правоприменительной практики в ближайшее время.

О признании товарного знака общеизвестным

Суд по интеллектуальным правам: дополнительные доказательства общеизвестности товарного знака не могут быть приняты судом при рассмотрении дела об оспаривании отказа Роспатента в признании знака общеизвестным.

АО «Невская косметика» обратилось в Суд по интеллектуальным правам (СИП) с заявлением о признании недействительным отказа Роспатента в признании общеизвестным товарного знака №319921:

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований. Истец не согласился с произведённой судом оценкой представленных обществом дополнительных доказательств и выводами суда, в связи с чем была подана кассационная жалоба. СИП оставил решение суда первой инстанции без изменения исходя из того, что решение Роспатента, принятое по результатам рассмотрения заявления о признании товарного знака общеизвестным, не может быть признано судом незаконным и необоснованным вследствие установления обстоятельств, проистекающих из вновь представленных лицом в суд документов, раскрывающих доводы об общеизвестности товарного знака, которые не были раскрыты в заявлении, поданном в Роспатент.

К заявлению, поданному в Роспатент о признании товарного знака общеизвестным, должны быть приложены документы, подтверждающие общеизвестность такого знака (п. 17 Административного регламента, утверждённый приказом Министерства экономического развития РФ от 27.08.2015 № 602). Так, совокупность документов, на основании которой Роспатент принимает решение о наличии либо отсутствии оснований для признания товарного знака общеизвестным, должна быть представлена вместе с заявлением. В случае же, когда подателем заявления дополнительные материалы, подтверждающие общеизвестность, представляются после принятия Роспатентом решения, при оспаривания такого решения в суде такие дополнительные документы не могут быть приняты к рассмотрению, поскольку они не были предметом исследования Роспатента при непосредственном рассмотрении заявления о признании знака общеизвестным.

СИП также отметил, что правообладатель не лишён права обратиться в Роспатент с повторным заявлением о признании товарного знака общеизвестным, представив необходимый и достаточный для подтверждения своей позиции комплект документов.

Требования истца удовлетворены

СИП: неохраняемые элементы товарных знаков могут учитываться при установлении общего впечатления и влиять на степень их сходства. Наличие у подателя заявки права на другое средство индивидуализации с более ранним приоритетом, чем противопоставленные товарные знаки, не устраняет препятствия к регистрации заявленного товарного знака по пункту 6 статьи 1483 ГК РФ.

Роспатент отказал в регистрации в качестве товарного знака обозначения на основании его сходства со следующими товарными знаками:

Не согласившись с решением Роспатента, лицо оспорило отказ в суде, сославшись на наличие в сравниваемых обозначениях различных изобразительных и неохраняемых элементов, а также прав на фирменное наименование с более ранней датой приоритета.

Судом первой инстанции было отказано в удовлетворении требований. При оценке сходства обозначений он учёл сходство только охраняемых элементов («АВЕРС»), указав на то, что неохраняемые элементы («БАНК», «ЛОМБАРД», «группа компаний») не влияют на вывод о сходстве сравниваемых обозначений.

Кассационная инстанция не согласилась с выводами суда. СИП отметил, что различие неохраняемых элементов товарного знака может учитываться при установлении общего впечатления от обозначения и влиять на степень их сходства. Суд также указал, что в силу пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные с товарными знаками других лиц, имеющими более ранний приоритет. Случаи, когда именно такое основание для отказа в государственной регистрации не применяется, прямо урегулированы законом – в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ (получение согласие правообладателя противопоставленного товарного знака). Наличие ещё одного средства индивидуализации, права на который принадлежат заявителю, с ещё более ранней датой приоритета к таким случаям не отнесено.

СИП отменил решение суда первой инстанции и направил дела на новое рассмотрение. При новом рассмотрении заявленные истцом требования были удовлетворены.

Творческий труд – особая статья

Верховный суд (ВС) РФ: лицо не может быть понуждено к исполнению в натуре обязанности по созданию аудиовизуального или иного произведения.

Истец (ООО «Аристократъ») проинвестировал съёмки фильма и сериала, продюсером которых являлся ответчик (ООО «ИВД Кино»). Стороны заключили договор, по которому инвестор вложил денежные средства в создание фильма и сериала, а продюсер обязался использовать вложенные средства на производство фильма и сериала, а также обеспечить их показ в кино и на телевидении.

В связи с тем, что продюсер не исполнил своё обязательство по созданию окончательных версий картин, инвестор обратился в суд с требованиями: 1) создать окончательные версии фильма и сериала, 2) вернуть инвестиционный взнос, 3) выплатить неустойку и проценты за пользование денежными средствами. Суд первой инстанции удовлетворил требования истца в полном объёме. Однако впоследствии судом апелляционной инстанции было отказано в удовлетворении требования о создании окончательных версий фильма и сериала (оставлено в силе судом кассационной инстанции).

ВС РФ, пересматривая дело, также отказал в удовлетворении требований о понуждении ответчика к съёмке фильма и сериала. ВС РФ указал, что фильм может быть создан только личным творческим трудом авторов (сценарист, режиссёр, актёры). Создание аудиовизуального произведения тесно связано с личностью авторов произведения, в связи с чем принудительное исполнение связано с нарушением принципов чести и достоинства гражданина, а требования, связанные с принудительным созданием творческим трудом произведений, не могут быть удовлетворены судом. Следовательно, в силу пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ понуждение к исполнению обязательства по созданию произведения в натуре в данном случае невозможно, так как противоречит существу обязательства.

ВС РФ и СИП солидарны

СИП: в делах о прекращении охраны товарного знака признаётся, что использование знака другим лицом осуществляется по воле правообладателя даже в случае признания несостоявшимся предоставления права использования товарного знака из-за отсутствия регистрации, а также при признании недействительным или незаключённым лицензионного договора.

Истец обратился в суд с иском к правообладателю о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «КАПУСТА» (№470657) вследствие его неиспользования в отношении услуг 36-го класса МКТУ «финансовая деятельность». Решением суда первой инстанции было отказано в удовлетворении требования истца. Суд кассационной инстанции оставил решение без изменения. Истец, не согласившись с указанными судебными актами, обратился с кассационной жалобой в ВС РФ.

Истец исходил из того, что правообладатель был исключён из реестра микрофинансовых организаций и не вёл финансовую деятельность. Правообладатель подтвердил, что не осуществляет финансовую деятельность и самостоятельно не использует товарный знак, однако указал на то, что товарный знак используется третьими лицами под его контролем по договору франчайзинга.

В ходе разбирательства по делу СИП установил, что предоставление прав по договору франчайзинга не прошло государственную регистрацию. Тем не менее, суд отметил, что это обстоятельство не исключает использование спорного знака обслуживания третьими лицами под контролем правообладателя. Суд указал, что под использованием товарного знака под контролем правообладателя понимается использование знака по воле правообладателя. По общему правилу воля правообладателя на использование товарного знака третьим лицом может быть выражена в договоре с этим третьим лицом. При этом для целей применения пункта 2 статьи 1486 ГК РФ правовое значение имеет не формальное соблюдение требований к оформлению отношений правообладателя и лицензиата, а наличие в гражданском обороте товаров (услуг), маркированных спорным знаком, на законном основании, то есть по воле правообладателя (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ). При установлении факта использования товарного знака другим лицом под контролем правообладателя суд оценивает все представленные доказательства в их совокупности и по результатам оценки определяет, осуществлялось ли использование товарного знака по воле правообладателя, независимо от наличия или отсутствия пороков выражения этой воли. Признание факта использования товарного знака под контролем правообладателя применительно к положениям пункта 2 статьи 1486 ГК РФ не ставится в зависимость от наличия регистрации предоставления права на использование товарного знака или соответствующего договора.

ВС РФ подтвердил позицию СИПа и отказал в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании судебной коллегии по экономическим спорам.

Спор о вознаграждении за проект

СИП: закон не требует выделять отдельно в общей цене договора размер вознаграждения за передачу исключительного права.

Согласно условиям договора подряда на выполнение проектных работ подрядчик обязался выполнить работы по разработке проектно-сметной документации по жилой застройке. Договором было предусмотрено, что заказчик приобретает исключительное право на всю документацию, разработанную по договору по указанному объекту. Впоследствии, по мнению подрядчика, заказчик и третьи лица неправомерно использовали разработанный им в рамках договора архитектурный проект при отсутствии на то соответствующего разрешения правообладателя, нарушая его исключительные права. В связи с этим подрядчик обратился в суд с иском о признании исключительного права на архитектурный проект, пресечении и запрете в будущем ответчикам осуществлять нарушение, запрете использования проекта без согласия правообладателя, а также о признании недействительным договора подряда в части передачи исключительных прав на разработанный проект.

Решением суда первой инстанции было отказано в удовлетворении иска. В ходе апелляции решение было оставлено без изменения. Не согласившись с выводами судов, истец подал кассационную жалобу. В своей жалобе он указал, что суды не дали правовой оценки и не рассмотрели по существу требование о признании спорного договора недействительным в части передачи исключительных прав на разработанный проект.

Так, подрядчик в обоснование указанного требования ссылался на отсутствие в спорном договоре обязательного условия, предусмотренного статьёй 1234 ГК РФ, касающегося размера вознаграждения за передачу исключительного права на результат интеллектуальной деятельности. Однако кассационная инстанция отметила, что нижестоящими судами было установлено наличие согласованных в договоре условий о стоимости результата работ, что привело к правомерному выводу о наличии условий об оплате вознаграждения за передачу исключительного права, которое, по сути, было включено в общую цену договора.

В итоге суд пришёл к выводу, что при передаче исключительных прав на созданную проектную документацию заказчику было передано именно исключительное право на архитектурное решение как единственный объект исключительных прав, который содержится в передаваемой проектной документации. В силу этого у подрядчика отсутствовало исключительное право, в защиту которого был предъявлен иск.

Вероятность смешения зависит от разных факторов

ВС РФ: возможность смешения товарных знаков в глазах потребителей может зависеть в том числе от осуществления их правообладателями деятельности на различной территории.

Правообладатель следующих товарных знаков:

обратился в суд с иском о признании недействительным отказа Роспатента в удовлетворении возражения против предоставления охраны товарному знаку №451147 «7Я НАРОДНАЯ СЕМЬЯ», принадлежащего ООО «Интервест», в связи с тем, что данные товарные знаки являются сходными. Истец также указал на то, что спорный товарный знак способен ввести потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

Суд первой инстанции удовлетворил требования истца. Первая кассация оставила решение без изменения. ООО «Интервест» обратилось с кассационной жалобой в ВС РФ. ВС РФ указал, что вероятность смешения зависит не только от степени сходства обозначений и степени однородности товаров, но и от иных факторов, в том числе от того, используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров, от длительности и объёма использования знака, от степени известности, узнаваемости товарного знака, степени внимательности потребителей и наличия у правообладателя серии товарных знаков, объединённых общим со спорным обозначением элементом. При выявлении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения товарных знаков, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд также отметил, что сеть универсамов, работающих под товарным знаком «7Я НАРОДНАЯ СЕМЬЯ» – одна из наиболее масштабно представленных в Северо-Западном округе. При этом истцом не было представлено доказательств осуществления деятельности на иной территории кроме Пермского края, что объективно препятствует возможности смешения деятельности истца и ООО «Интервест» в глазах потребителей.

ВС РФ направил дело на новое рассмотрение. При новом рассмотрении дела СИП отказал в удовлетворении требований истца.

Банкротство – не уважительная причина

ВС РФ: в деле о прекращении охраны товарного знака вследствие неиспользования правообладателем-банкротом должен обеспечиваться баланс между интересами истца и кредиторов путём приобретения этого товарного знака на торгах по справедливой цене. Банкротство не является уважительной причиной неиспользования товарного знака.

Правообладатель товарного знака был признан банкротом в мае 2014 года, в отношении него было открыто конкурсное производство. В июне 2016-го лицо обратилось к правообладателю с иском о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака. Суд отказал в удовлетворении иска, исходя из того, что для досрочного прекращения охраны товарного знака необходимо, чтобы он не использовался в последние три года, предшествующие обращению в суд. В данный период в отношении правообладателя было введено конкурсное производство, он фактически прекратил свою деятельность, и, следовательно, не использовал товарный знак по независящим от него причинам. Суд отметил, что товарный знак включён в конкурсную массу должника и подлежит продаже в порядке, установленном ФЗ от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». С его выводами согласились суды апелляционной и кассационной инстанций.

ВС РФ отменил акты судов нижестоящих инстанций и оставил дело без рассмотрения. Он пришёл к выводу, что в ситуации, когда в отношении правообладателя открыто конкурсное производство, должны учитываться интересы конкурсных кредиторов. Так, согласно пункту 1 статьи 131 закона о банкротстве всё имущество должника, имеющееся на день открытия конкурсного производства и выявленное в ходе конкурсного производства, составляет конкурсную массу, из которой осуществляется удовлетворение требований конкурсных кредиторов должника. При таких условиях требование о прекращении охраны товарного знака, по сути, направлено на прекращение имущественного права, включённого в конкурсную массу, заявлено против кредиторов должника. Имея намерение лишить правообладателя-банкрота прав на товарный знак, лицо фактически возлагает на кредиторов все негативные последствия, связанные с неиспользованием должником товарного знака.

Как отметил ВС РФ, управленческие ошибки, равно как и другие факторы, находящиеся в сфере контроля правообладателя, приведшие к его банкротству, не могут давать преференций в гражданском обороте, в связи с чем само по себе введение в отношении правообладателя конкурсного производства не является доказательством того, что товарный знак не использовался по независящим от правообладателя обстоятельствам. В связи с этим введение в отношении правообладателя конкурсного производства, как правило, не может рассматриваться как уважительная причина неиспользования товарного знака применительно к положениям пункта 3 статьи 1486 ГК РФ.

ВС РФ указал, что баланс между интересами общества, заинтересованного в использовании товарного знака, и кредиторов, заинтересованных в удовлетворении своих требований за счёт имущества должника, должен достигаться путём приобретения товарного знака на торгах по справедливой цене. Пока идёт конкурсное производство, иск о досрочном прекращении права является преждевременным. Общество не использовало возможность приобретения товарного знака, в связи с чем, как определил ВС РФ, его требование о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака следует оставить без рассмотрения применительно к пункту 2 части 1 статьи 148 АПК РФ (не соблюдён претензионный или иной досудебный порядок урегулирования спора с ответчиком).